新加坡最近推出了一項(xiàng)新的授權(quán)后復(fù)審查程序。新的程序?yàn)樘魬?zhàn)新加坡授予的專利提供了一種成本相對較低的方式。然而，由于在授權(quán)后復(fù)審程序中的被挑戰(zhàn)一方答復(fù)審查員書面意見的時間較短，作出回應(yīng)和修改的機(jī)會有限，收到授權(quán)后復(fù)審的請求對專利所有人來說將是一項(xiàng)極大的挑戰(zhàn)。

 

簡要介紹

 

新加坡最近引入了授權(quán)后復(fù)審程序。根據(jù)該項(xiàng)程序，任何人都可以對已授予的專利提出復(fù)審請求。該請求可以由專利所有人自己提出，也可以由第三方提出，還可以以代理的名義提交請求以對實(shí)際請求人的身份進(jìn)行保密。該程序是單方面的，這意味著一旦請求提出，只有專利所有人參與到專利程序中來，請求人除了有機(jī)會糾正請求中的某些形式問題之外，不會起到其他的作用。不過，如果專利所有人在程序進(jìn)行過程中作出修改，第三方（包括請求人）則有機(jī)會對修改提出質(zhì)疑。當(dāng)然，如果請求是由專利所有人自己提出的，那么請求人將作為專利所有人參與到程序中。

 

新加坡的專利制度在過去的10年中不斷地發(fā)展變化。2014年以前，新加坡使用的是自我評估制度，根據(jù)該制度，無需對專利申請進(jìn)行審查即可獲得專利。2014年后，新加坡實(shí)施了肯定性審查授予機(jī)制，所有專利申請都必須接受審查，但其中一種審查選擇是所謂的“外國途徑”，即允許基于外國司法管轄區(qū)對專利申請的肯定性審查結(jié)果授予專利，這包括國際可專利性初步報(bào)告（IPRP）。2020年1月，新加坡對新的申請關(guān)閉了“外國途徑”，直至目前，所有新提交的專利申請都必須在新加坡接受實(shí)質(zhì)性審查。“外國途徑”的主要好處之一是，它允許申請人以相對較低的成本、更高的效率在新加坡獲得專利。但是，在某些情況下，例如，如果“外國途徑”對相應(yīng)的專利合作條約（PCT）申請發(fā)布了肯定的IPRP，這將允許申請人在無需接受全面實(shí)質(zhì)性審查的情況下在新加坡獲得專利。

 

在引入該復(fù)審程序之前，在新加坡對專利提出質(zhì)疑的唯一方法就是提交撤銷請求。新加坡的撤銷程序通常涉及專家證據(jù)，因此所需要的費(fèi)用往往十分高昂。因此，新程序?yàn)樵谛录悠绿魬?zhàn)專利提供了一種經(jīng)濟(jì)且高效的方法。然而，對于專利所有人來說，新的程序也可能會帶來新的挑戰(zhàn)，因?yàn)榛貞?yīng)授權(quán)后復(fù)審程序中提出的異議的時間相對短暫，進(jìn)行修改的機(jī)會也十分有限。

 

授權(quán)后復(fù)審請求的理由

 

請求人可基于以下一個或多個理由提出授權(quán)后復(fù)審請求：

 

1．新穎性、創(chuàng)造性或不可專利性問題；

 

2．充分性問題；

 

3．在專利說明書中披露的內(nèi)容超出了所提交的申請的范圍，或者在一項(xiàng)申請（例如分案申請）中披露的內(nèi)容超出了先前申請中披露的內(nèi)容；

 

4．在專利授予后對專利進(jìn)行了修改，由此導(dǎo)致專利說明書披露了超出所提交申請范圍的額外內(nèi)容，或者擴(kuò)大了專利的保護(hù)范圍；

 

5．對說明書披露的所提交申請之外的其他事項(xiàng)進(jìn)行了修改；

 

6．對專利說明書或?qū)＠暾埖恼f明書進(jìn)行了不應(yīng)被允許的修改；

 

7．雙重專利問題。

 

授權(quán)后復(fù)審程序
 

（圖源：中國（深圳）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心）

 

首先，請求人需要提交授權(quán)后復(fù)審申請并支付官方費(fèi)用。請求中必須清楚地說明需要進(jìn)行復(fù)審的每一個理由，并對已說明的理由的每一項(xiàng)主張進(jìn)行充分的論證。如果有任何理由是以在先技術(shù)文件為依據(jù)的，則必須隨復(fù)審請求一起提供該文件的副本。如果文件不是英文版的，則必須提供經(jīng)過驗(yàn)證的英文譯文。

 

在提交了授權(quán)后復(fù)審請求后，登記官會審查該請求是否符合形式要求。新加坡專利法的新條款規(guī)定，登記官不得批準(zhǔn)不嚴(yán)肅的、無理取鬧的或?yàn)E用程序的復(fù)審請求?；趯彶閱T已審查過并駁回的理由和論證重新提交的復(fù)審請求被視為屬于該條款規(guī)定的范圍。特別是，登記官將駁回基于審查員已經(jīng)審查過的相同或等效的在先技術(shù)文件進(jìn)行論證的復(fù)審請求。

 

一旦所提交的請求被登記官接受，它將被轉(zhuǎn)發(fā)給審查員以對相關(guān)專利進(jìn)行重新審查。審查員將確定專利是否提出了請求中所述的任何理由。復(fù)審?fù)ǔH基于請求中指定的理由。然而，審查員也可以針對請求中未提及的權(quán)利要求提出質(zhì)疑，即使請求中僅提出了新穎性問題，審查員也可以考慮相關(guān)權(quán)利要求相對于在先技術(shù)文件是否缺乏創(chuàng)造性。如果審查員認(rèn)為專利中確實(shí)提出了請求中所述的任何理由，則會出具一份書面意見，列出已經(jīng)提出的理由，并規(guī)定專利所有人在3個月內(nèi)作出答復(fù)，該期限不可延長。如果審查員認(rèn)為專利中沒有提出請求中所述的任何理由，會出具一份肯定性的復(fù)審報(bào)告以說明該專利可保持其原有形式。

 

專利所有人只有一次機(jī)會對書面意見作出回應(yīng)。如果未能在截止日期前提交答復(fù)，則審查員將根據(jù)書面意見出具復(fù)審報(bào)告。專利所有人可以選擇要求與審查員進(jìn)行面談，但面談?wù)埱蟊仨氃跁嬉庖姲l(fā)送至專利所有人之日起的兩個月內(nèi)提交。審查指南建議專利所有人將任何擬定的修改納入與面試請求一起提交的待議事項(xiàng)中。

 

如果專利所有人針對書面意見提交的答復(fù)中包含任何修改，這些修改將會被公布，第三方將有兩個月的時間對這些修改提出異議。在新加坡，如果專利所有人尋求修改的過程中出現(xiàn)不合理的延遲，登記官有權(quán)駁回授予后的修改。例如，如果專利所有人知曉在先技術(shù)文件導(dǎo)致其對一項(xiàng)專利的權(quán)利要求無效，但并沒有采取行動修改該權(quán)利要求，則登記官可以拒絕專利所有人稍后進(jìn)行修改的請求。此外，任何授權(quán)后修改不得增加內(nèi)容或擴(kuò)大專利的保護(hù)范圍。雖然對清晰性的要求不是復(fù)審的理由，但任何修改后的權(quán)利要求必須清晰簡潔。

 

下一步，審查員將會考慮專利所有人提交的對書面意見的答復(fù)以及第三方提交的對修改內(nèi)容的任何異議。在此之后，審查員將發(fā)布一份復(fù)審報(bào)告，其中陳述的內(nèi)容可能涉及以下4種可能的情況：

 

1．專利保持其原有形式——如果專利所有人成功地反駁了書面意見中的異議，則會就這種情況進(jìn)行說明；

 

2．專利以修改后的形式保留——如果審查員認(rèn)為專利所有人提交的修改是被允許的，并且解決了書面意見中的所有異議問題，則會就這種情況進(jìn)行說明；

 

3．專利被有條件撤銷——如果專利的某些權(quán)利要求被視為無效，但其余權(quán)利要求被認(rèn)定為有效，則會就這種情況進(jìn)行說明；

 

4．無條件撤銷專利——如果發(fā)現(xiàn)所有權(quán)利要求無效，則會就這種情況進(jìn)行說明。

 

如果專利以修改后的形式保留，那么專利所有人必須在設(shè)定的截止日期前提交包括修改內(nèi)容在內(nèi)的合并說明書。如果專利被有條件地撤銷，專利所有人可以提交一份修改說明書，將權(quán)利要求限制在被認(rèn)定有效的權(quán)利要求范圍內(nèi)。

 

權(quán)利所有人有權(quán)就被撤銷的專利向新加坡高等法院提起上訴。提起上訴的有效期為復(fù)審報(bào)告（包括撤銷專利的決定）之日起6周內(nèi)。值得注意的是，與撤銷程序不同的是，在復(fù)審程序中幾乎不可能援引專家證據(jù)。通常來說，上訴程序僅限于復(fù)審程序中涉及的事項(xiàng)。但是，法院可以允許在上訴程序中援引新的證據(jù)，例如專家證據(jù)。

 

請求人不能對那些不接受復(fù)審請求的決定或經(jīng)復(fù)審后不撤銷專利的決定提出上訴。但是，在這種情況下，申請人可以再次提出復(fù)審請求。如上文所述，為了使登記官接受新的復(fù)審請求并將轉(zhuǎn)發(fā)給審查員，新的復(fù)審請求必須包含以前從未考慮過的理由或論證。

 

結(jié)論

 

授權(quán)后復(fù)審程序?yàn)橄嚓P(guān)方在新加坡質(zhì)疑專利提供了一個低成本的新途徑。新程序與新加坡對授權(quán)后修改的限制相結(jié)合，可能會為第三方提供攻擊專利的有力手段。例如，如果一項(xiàng)專利是在新加坡相對較早的時期通過“外國途徑”授予的（例如基于IPRP中的肯定性意見），那么若在相應(yīng)案件中發(fā)現(xiàn)了相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，并且專利所有人未獲得修改內(nèi)容以克服此類現(xiàn)有技術(shù)的許可，則可能會對該項(xiàng)專利造成致命的影響。

 

綜上所述，在授權(quán)后復(fù)審程序中，專利所有人可能僅有一次機(jī)會作出回應(yīng)。因此，與審查員面談的機(jī)會提供了一個非常有價值的選擇——可以聽取關(guān)于可能的應(yīng)對策略的反饋。然而，專利所有人必須在短時間內(nèi)制定出相應(yīng)的應(yīng)對策略，才能充分地利用這一機(jī)會。如此短的響應(yīng)時間也許會給專利所有人帶來重大的挑戰(zhàn)。

 

（編譯自www.lexology.com）

 

翻譯：王丹　校對：劉鵬

 

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