在商標(biāo)侵權(quán)糾紛中，反向混淆是指在相關(guān)市場(chǎng)中，具有較高知名度的在后商標(biāo)使用人在相同或同類(lèi)商品上使用與具有較低知名度的在先商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，使相關(guān)公眾誤認(rèn)為在先商標(biāo)權(quán)人的商品來(lái)源于在后使用人或與其存在特定關(guān)聯(lián)。近年來(lái)，商標(biāo)反向混淆侵權(quán)糾紛時(shí)有發(fā)生。

 

近日，廣東省高級(jí)人民法院（下稱廣東高院）二審審結(jié)深圳市匯森玩具有限公司（下稱匯森公司）訴小米通訊技術(shù)有限公司、小米科技有限責(zé)任公司（以下統(tǒng)稱小米公司）“米兔”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案，認(rèn)定小米公司被訴行為未構(gòu)成反向混淆，改判駁回匯森公司全部訴訟請(qǐng)求。此前，小米公司被一審法院認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，須賠償匯森公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支共計(jì)110萬(wàn)元。

 

“咪兔”訴“米兔”侵權(quán)？

 

“咪兔”系匯森公司旗下品牌，該公司成立于2010年，主營(yíng)玩具生產(chǎn)銷(xiāo)售，并擁有第6973601號(hào)、第20668294號(hào)“咪兔”商標(biāo)。其中，第6973601號(hào)“咪兔”商標(biāo)由匯森公司法定代表人岑某于2010年9月申請(qǐng)并獲準(zhǔn)注冊(cè)，2017年3月，該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至匯森公司，后經(jīng)訴訟程序后在玩具娃娃、長(zhǎng)毛絨玩具、智能玩具商品品類(lèi)上予以維持。第20668294號(hào)“咪兔”商標(biāo)由匯森公司申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)商標(biāo)異議程序后被準(zhǔn)予在第28類(lèi)包括自動(dòng)和投幣啟動(dòng)的游戲機(jī)、玩具娃娃等商品類(lèi)別上進(jìn)行注冊(cè)。

 

“米兔”系小米公司旗下品牌，小米公司在多個(gè)品類(lèi)上申請(qǐng)注冊(cè)了“米兔”“米兔 MITU”系列商標(biāo)。

 

2020年，匯森公司發(fā)現(xiàn)，由小米公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售的米兔軌道積木聲光火車(chē)套裝、米兔智能故事機(jī)、米兔故事機(jī)MINI-藍(lán)牙版、米兔遙控小飛機(jī)等多個(gè)產(chǎn)品涉嫌侵犯其“咪兔”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，于是將小米公司訴至廣東省深圳市中級(jí)人民法院（下稱深圳中院），要求對(duì)方停止侵權(quán)并賠償3000萬(wàn)元。

 

小米公司認(rèn)為，“米兔”形象在2011年5月9日前即由其完成設(shè)計(jì)并使用，該形象在2013年便被消費(fèi)者廣泛討論，具有較高知名度。此外，匯森公司只生產(chǎn)長(zhǎng)毛玩具，未在智能玩具領(lǐng)域使用其商標(biāo)。

 

深圳中院經(jīng)審理認(rèn)為，小米公司被訴侵權(quán)商品與涉案商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成類(lèi)似，被訴“米兔”商標(biāo)標(biāo)識(shí)與涉案“咪兔”商標(biāo)標(biāo)識(shí)構(gòu)成近似，但不會(huì)使消費(fèi)者混淆誤認(rèn)“米兔”商標(biāo)來(lái)源于匯森公司。此外，在該案中,第6973601號(hào)“咪兔”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間早于小米公司抗辯提出的米兔形象設(shè)計(jì)完成并使用的時(shí)間，小米公司對(duì)被訴侵權(quán)“米兔”標(biāo)識(shí)進(jìn)行大量宣傳和使用，有可能會(huì)割裂“咪兔”商標(biāo)標(biāo)識(shí)與匯森公司之間的聯(lián)系。匯森公司寄予涉案權(quán)利商標(biāo)謀求市場(chǎng)聲譽(yù)，拓展企業(yè)發(fā)展空間，塑造良好企業(yè)品牌的價(jià)值可能受到侵犯。因此，深圳中院認(rèn)定“米兔”標(biāo)識(shí)對(duì)匯森公司“咪兔”商標(biāo)構(gòu)成反向混淆，從而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

 

據(jù)此，深圳中院判令小米公司停止商標(biāo)侵權(quán)行為，并賠償匯森公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支共計(jì)110萬(wàn)元。

 

一審判決作出后，雙方均向廣東高院提起上訴。廣東高院經(jīng)審理認(rèn)為，反向混淆本質(zhì)上是使注冊(cè)商標(biāo)與其核定使用的商品不能建立起應(yīng)有的聯(lián)系，是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的實(shí)質(zhì)性損害，而注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)以核定注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。一審法院將匯森公司在商標(biāo)核定使用商品范圍外可能進(jìn)行市場(chǎng)拓展這一不確定性事實(shí)作為判斷反向混淆的重要考量因素，無(wú)異于在商標(biāo)核定使用商品范圍外不適當(dāng)擴(kuò)大注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的適用空間，與反向混淆侵權(quán)本質(zhì)相悖，遂作出上述改判。

 

準(zhǔn)備判定反向混淆

 

該案歷經(jīng)一審、二審，兩審法院針對(duì)同一事實(shí)得出了不同結(jié)論，由此也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)反向混淆的討論。那么，反向混淆是怎樣形成的？應(yīng)如何予以認(rèn)定？相關(guān)企業(yè)又應(yīng)如何避免此類(lèi)糾紛的發(fā)生？

 

一審法院和二審法院對(duì)反向混淆的認(rèn)定得出不同的結(jié)論，可以幫助人們厘清判定反向混淆應(yīng)考慮的主要因素。一是被訴侵權(quán)人是否存在故意，可以結(jié)合標(biāo)識(shí)的獨(dú)創(chuàng)性、顯著性方面進(jìn)行綜合判斷。二是雙方標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的知名度，若雙方均具有一定的知名度，且各自已經(jīng)形成了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，則不應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成反向混淆，而應(yīng)認(rèn)定為共存。

 

在該案中，二審法院進(jìn)一步討論了反向混淆侵權(quán)行為的構(gòu)成要件，合理限定了注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的適用空間，以此認(rèn)定小米公司的行為未構(gòu)成反向混淆，從而未構(gòu)成侵權(quán)，避免了注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的不當(dāng)擴(kuò)充，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

 

為避免此類(lèi)糾紛的產(chǎn)生，相關(guān)企業(yè)應(yīng)對(duì)自身品牌及早進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)布局，及時(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，且應(yīng)考慮注冊(cè)防御商標(biāo)和聯(lián)合商標(biāo)。在公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)注意保留品牌運(yùn)營(yíng)推廣、知名度、市場(chǎng)價(jià)值的相關(guān)證據(jù)，以免在權(quán)利遭受侵犯時(shí)，難以舉證自身商標(biāo)的運(yùn)營(yíng)推廣過(guò)程、影響范圍及知名度情況，從而發(fā)生類(lèi)似于“大魚(yú)吃小魚(yú)”的不利境地。

 

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