USPTO或?qū)⑦M一步打擊商標(biāo)欺詐行為

 

2021年8月11日，美國商務(wù)部總監(jiān)察長辦公室（OIG）發(fā)布了一份關(guān)于美國專利商標(biāo)局（USPTO）商標(biāo)注冊程序的最終審計報告。2015年以來，USPTO一路見證了欺詐性商標(biāo)申請的快速增長。2012年的審計發(fā)現(xiàn)，接受審查的商標(biāo)維護申請中超過50%的申請包含未在商業(yè)中使用的商品／服務(wù)?，F(xiàn)有的審計旨在判斷USPTO是否阻止了不準(zhǔn)確的商標(biāo)申請進入商標(biāo)登記簿，并評估USPTO對登記簿上欺詐行為的管理。報告最終發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)注冊程序在此方面存在問題。

 

由于惡意行為者的策略和動機在不斷改變，USPTO應(yīng)改善注冊程序，否則將面臨更多不準(zhǔn)確注冊進入商標(biāo)注冊簿的風(fēng)險。這樣會增加商標(biāo)系統(tǒng)合法使用者的成本，例如他們要花費更多時間和精力來檢索或挑戰(zhàn)未在商業(yè)中使用的商標(biāo)。

 

USPTO未有效落實美國《法律顧問規(guī)則》

 

USPTO于2019年實施的《法律顧問規(guī)則》旨在處理欺詐性或不準(zhǔn)確的商業(yè)使用樣本（specimen）或主張，并要求外國商標(biāo)申請人必須由美國執(zhí)業(yè)律師代理。

 

OIG審計評估了USPTO執(zhí)行《法律顧問規(guī)則》的情況，并評估了該規(guī)則是否有助于促進商標(biāo)法及條例的履行。OIG首先認(rèn)定USPTO沒有落實對申請人的居住地址的要求。根據(jù)商標(biāo)審查指南的要求，申請人必須提供居住地址（即永久合法居住地址或企業(yè)主要營業(yè)地）。郵政信箱或“轉(zhuǎn)交”地址通常不能作為有效居住地址。

 

《法律顧問規(guī)則》還要求在律師的協(xié)助下提交申請，并提供律師的姓名、地址、電子郵件地址以及律師資格信息。在審查商標(biāo)申請和維護申請的裁決時，審計發(fā)現(xiàn)了19份申請的居住地址無法接受，審查員對其中的18份申請都沒有要求提供可接受的文件。報告指出，沒有適當(dāng)?shù)某绦蚧虼_切的標(biāo)準(zhǔn)要求審查員對居住地址進行核查或要求申請人提供額外文件。

 

另外，OIG認(rèn)定USPTO沒有規(guī)定適當(dāng)?shù)某绦騺碜屘峤徊粶?zhǔn)確商標(biāo)申請的律師承擔(dān)責(zé)任。報告指出，《法律顧問規(guī)則》并不阻止由律師代表申請人提交“經(jīng)過數(shù)字工具修改或模擬的樣本”（以下簡稱為“更改樣本”）。盡管被懷疑帶有更改樣本的申請僅占USPTO接收到的申請總量的6%，并且USPTO向OIG聲明它已對一些提供此類樣本的律師采取正式措施，但事實上，這些被懷疑的申請有20%是由5個律師提交的。因此，報告稱，USPTO缺乏對《法律顧問規(guī)則》的充分控制。

 

USPTO批準(zhǔn)帶有更改樣本的商標(biāo)申請
 

OIG還發(fā)現(xiàn)，除了允許提交更改樣本，USPTO還批準(zhǔn)了許多與審查指南相沖突的商標(biāo)申請和維護申請樣本。

 

審計審查了448份USPTO批準(zhǔn)的商標(biāo)申請抽審件和159份USPTO接受的商標(biāo)維護申請抽審件，發(fā)現(xiàn)37%的商標(biāo)申請和8%的維護申請中至少有一絲跡象表明樣本經(jīng)過更改。

 

此外，審計發(fā)現(xiàn)審查指南缺乏可供審查員遵循的充分指導(dǎo)，這體現(xiàn)在各個審查員對帶有更改樣本的申請的駁回率不同。

 

此外，報告發(fā)現(xiàn)USPTO缺乏確保審查一致性和協(xié)調(diào)性的程序，因為審查員對類似申請并沒有統(tǒng)一應(yīng)用樣本規(guī)則。因此，報告發(fā)現(xiàn)USPTO缺乏足夠的樣本檢查指南和程序。

 

USPTO不能確保準(zhǔn)確地識別商品和服務(wù)

 

OIG審查了上述抽樣件中的204件商標(biāo)申請和57件維護申請（提交的樣本是一個網(wǎng)頁），以判斷所列商品是否在商業(yè)中流通。

 

報告發(fā)現(xiàn)，58%的商標(biāo)申請和14%的維護申請包含一種或多種不通過所列網(wǎng)頁銷售的商品。申請人／注冊人可能通過其他渠道合法銷售商品，但商品未在網(wǎng)頁上列出或許表明商業(yè)使用聲明不準(zhǔn)確。當(dāng)商標(biāo)申請或維護申請中的“商品或服務(wù)范圍比較寬泛或包含無關(guān)物品”時，審查員有權(quán)要求提供額外的樣本。

 

報告提到了一名USPTO官員的評論——審查員不太經(jīng)常使用上述權(quán)限。報告進一步發(fā)現(xiàn)，當(dāng)審查員確實使用該權(quán)限時，使用方式也不太一致。

 

事實上，審查指南并沒有澄清什么商品應(yīng)被視為無關(guān)或?qū)挿?，這都取決于審查員的解釋。因此，報告認(rèn)為USPTO缺乏清晰的關(guān)于審查員如何使用手中的權(quán)限識別商品和服務(wù)的指南和程序。

 

USPTO缺乏全面的管理詐騙風(fēng)險的策略

 

OIG在審查USPTO的詐騙風(fēng)險管理工作時提及了政府問責(zé)辦公室的詐騙風(fēng)險管理框架。報告發(fā)現(xiàn)，USPTO沒有進行常規(guī)的詐騙風(fēng)險評估，或創(chuàng)建詐騙風(fēng)險檔案來識別內(nèi)在風(fēng)險，分析了現(xiàn)有詐騙控制措施或配置反詐騙資源。報告強調(diào)稱，采取這些措施能讓USPTO“優(yōu)先考慮風(fēng)險以及有效使用機構(gòu)資源”，這反過來能提高商標(biāo)登記簿的準(zhǔn)確性。

 

如果不準(zhǔn)確的注冊獲得批準(zhǔn)和維護，此類注冊會使注冊簿變得混亂，未來申請人可注冊的商標(biāo)變得更少，從而增加他們的檢索成本和時間。

 

OIG的建議

 

該報告最終確定了以下建議，供USPTO局長指示商標(biāo)專員大衛(wèi)．古德（David Gooder）實施：

 

1．制定控制措施和（或）開發(fā)工具來檢測商標(biāo)申請和其他商標(biāo)業(yè)務(wù)申請中的信息，包括郵政信箱、郵局、非郵政站點的郵件服務(wù)（CMRA）、注冊代理人和其他不可接受的住所地址。

 

2．制定標(biāo)準(zhǔn)和程序，以識別和調(diào)查在大量欺詐或不準(zhǔn)確商標(biāo)申請中被列為代理人的美國執(zhí)業(yè)律師，以及通過提供指導(dǎo)、采取處分或酌情采取其他行動來規(guī)范律師的行為。

 

3．適時修訂審查指南3-19或其他程序，以（a）澄清審查員在審查樣本時對第三方信息源的使用；（b）澄清評估網(wǎng)頁樣本的步驟（包括對網(wǎng)站真實性的總體評估）；以及（c）澄清用于識別樣本照片中模擬標(biāo)簽的指南。

 

4．制定控制措施以確保在審查來自單個申請人的多個商標(biāo)申請時，審查員之間能保持一致性和協(xié)調(diào)性。

 

5．為審查員使用《商標(biāo)審查程序手冊》（TMEP）第904.01（a）條制定具體指南。

 

6．創(chuàng)建風(fēng)險框架以解決欺詐性或不準(zhǔn)確的商標(biāo)申請并定期更新風(fēng)險框架。

 

7．制定程序來匯總行政管理人員對審查員工作的審查數(shù)據(jù)，并使用這些數(shù)據(jù)來監(jiān)控和評估提高商標(biāo)注冊準(zhǔn)確性的工作的有效性。

 

 

 

USPTO發(fā)布

 

8月18日，USPTO在官方網(wǎng)站發(fā)布了《美國專利商標(biāo)局打擊商標(biāo)欺詐的綜合戰(zhàn)略》的局長論壇文章，該文表示同意OIG這一報告，USPTO的確需要加強控制措施以應(yīng)對可疑申請的增加；同時表示近期內(nèi)一直在積極加強注冊保護工作以應(yīng)對這一挑戰(zhàn)， 再次向大眾彰顯其打擊欺詐性商標(biāo)的堅定決心。

 

百利來結(jié)語

 

從美國商標(biāo)專利局一系列的動作可以看出，合規(guī)是重點！

 

未來美國商標(biāo)的注冊申請審查或?qū)⒊雠_更嚴(yán)厲措施！

 

所以，如果你想注冊美國商標(biāo)，除了抓緊時間提前布局，還要注意申請材料的真實性，不能為了圖“快”而提供不合格甚至虛假的使用證明，得不償失。除及時注冊申請外，還需要切記委托正規(guī)的代理公司辦理。

 

最后，如果你對美國商標(biāo)注冊存在任何疑問，可以聯(lián)系百利來專業(yè)顧問，了解更多詳情！