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詳情

 

最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取

 

——（2019）最高法知行終235號(hào)

 

【裁判要旨】

 

選取最接近現(xiàn)有技術(shù)的核心考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造是否針對(duì)相同或者近似的技術(shù)問(wèn)題、擁有相同或者近似的技術(shù)目標(biāo)；優(yōu)選考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是否足夠接近。關(guān)于技術(shù)方案是否接近的判斷，一般可以考慮發(fā)明構(gòu)思、技術(shù)手段等因素。其中技術(shù)手段的近似度可以主要考慮現(xiàn)有技術(shù)公開技術(shù)特征的數(shù)量。本領(lǐng)域技術(shù)人員基于特定現(xiàn)有技術(shù)方案是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，通常并非確定本專利最接近現(xiàn)有技術(shù)的要件因素或者優(yōu)選因素。

 

【關(guān)鍵詞】

 

專利 無(wú)效宣告 最接近現(xiàn)有技術(shù) 要件因素 優(yōu)選因素

 

【基本案情】

 

在上訴人諾華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱諾華公司）與被上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、原審第三人戴錦良發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，諾華公司系專利號(hào)為201110029600.7、名稱為“含有纈沙坦和NEP抑制劑的藥物組合物”的發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱本專利）的專利權(quán)人。戴錦良申請(qǐng)宣告本專利權(quán)無(wú)效。

 

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，一是本專利權(quán)利要求1、2相對(duì)于附件13與附件12、14、15的結(jié)合不具備創(chuàng)造性；二是有關(guān)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不應(yīng)接受也不能證明纈沙坦（AII拮抗劑）和沙庫(kù)巴曲（NEP抑制劑）的組合具有抗高血壓的協(xié)同作用。故宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。諾華公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡(jiǎn)稱一審法院）提起訴訟。

 

一審法院判決駁回諾華公司的訴訟請(qǐng)求。諾華公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審判決和被訴決定應(yīng)當(dāng)考慮而沒(méi)有考慮“合理的成功預(yù)期”，其認(rèn)為作為創(chuàng)造性判斷起點(diǎn)的最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)至少是“有前景”的技術(shù)方案，即本領(lǐng)域技術(shù)人員有一定合理成功預(yù)期基于最接近現(xiàn)有技術(shù)能夠得到專利技術(shù)方案。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法理性預(yù)期問(wèn)題能夠得到解決，則其不會(huì)產(chǎn)生改進(jìn)動(dòng)機(jī)。本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利優(yōu)先權(quán)日面對(duì)附件13沒(méi)有得到本專利要求保護(hù)的藥物組合的合理預(yù)期。

 

最高人民法院于2021年6月30日判決駁回上訴，維持原判。

 

【裁判意見】

 

最高人民法院二審認(rèn)為，原則上，選取最接近現(xiàn)有技術(shù)的核心考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造是否針對(duì)相同或者近似的技術(shù)問(wèn)題、擁有相同或者近似的技術(shù)目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步的優(yōu)選考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是否足夠接近。

 

本領(lǐng)域技術(shù)人員基于最接近現(xiàn)有技術(shù)是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，通常取決于申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日是否存在阻礙其獲得發(fā)明創(chuàng)造的認(rèn)知局限。

 

但此系確定最接近現(xiàn)有技術(shù)后，認(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的考慮因素，通常并非確定本專利最接近現(xiàn)有技術(shù)的要件因素或者優(yōu)選因素。對(duì)于申請(qǐng)保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造而言，即便選擇了與其具有相同技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)目標(biāo)且技術(shù)方案足夠接近的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員仍然可能基于申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日的技術(shù)認(rèn)知或者研發(fā)條件局限等，不具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，進(jìn)而難以產(chǎn)生將其他現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識(shí)與該最接近現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合獲得發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的動(dòng)機(jī)，但這并不影響該最接近現(xiàn)有技術(shù)作為擬制的發(fā)明起點(diǎn)的資格。

 

當(dāng)然，如果所謂最接近的現(xiàn)有技術(shù)明顯不具有可行性，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì)基于該不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)完成發(fā)明創(chuàng)造，故該不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)原則上不適宜作為評(píng)價(jià)專利創(chuàng)造性的最接近現(xiàn)有技術(shù)。

 

本案中，諾華公司以藥物作用機(jī)理復(fù)雜、存在無(wú)法實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果的具體實(shí)施例等為由，主張本領(lǐng)域技術(shù)人員不具有基于附件13獲得本專利技術(shù)方案的合理成功預(yù)期，進(jìn)而主張附件13不構(gòu)成適格的最接近現(xiàn)有技術(shù)。

 

上述理由本質(zhì)上是以本領(lǐng)域技術(shù)人員存在認(rèn)知局限為由，主張缺乏合理的成功預(yù)期。如前所述，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于最接近現(xiàn)有技術(shù)是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，原則上并非判斷某一現(xiàn)有技術(shù)是否具備作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中最接近現(xiàn)有技術(shù)的考慮因素，該因素更適宜在“三步法”的第三步中予以考慮。諾華公司基于上述理由否定附件13最接近現(xiàn)有技術(shù)資格的主張缺乏依據(jù)。

 

諾華公司還主張，因附件13承認(rèn)AII拮抗劑和NEP抑制劑藥物作用機(jī)理的不可預(yù)測(cè)性，且未提供任何結(jié)論，故其屬于明顯不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)，不能作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。

 

對(duì)此，分析如下：首先，附件13記載，“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因?yàn)槎喾N原因而不可預(yù)期”。根據(jù)該記載，不可預(yù)期的內(nèi)容是藥物組合“提高的效果”即協(xié)同效果，而非本專利實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題即藥物組合治療高血壓的效果。

 

其次，附件13公開了AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合能夠治療高血壓的技術(shù)方案，且載明了有關(guān)實(shí)驗(yàn)方法、實(shí)驗(yàn)結(jié)論、給藥方式、治療劑量等技術(shù)信息，對(duì)于有關(guān)藥物組合的藥用功能給出了明確結(jié)論。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不會(huì)僅僅因?yàn)?ldquo;由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因?yàn)槎喾N原因而不可預(yù)期”這一記載即認(rèn)為附件13明顯不具有可行性。

 

故此，諾華公司關(guān)于因附件13屬于明顯不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)而不能作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的主張，亦缺乏依據(jù)。

 

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